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3招教你快速应对“商标”抢注事件

2016年底,我国商标有效注册量1237.6万件,每万户市场主体商标拥有量达1422件。我国商标的数量是庞大的,但是还是暴露出许多市场主体对商标认知的缺乏,对商标的保护不重视。大部分的企业,特别是中小型企业仍是一件注册商标都没有。由于我国的商标制度是在先注册制,再加上商标的准入门槛非常低,这就导致了抢注、囤积商标的恶意行为不断增加。那么当你发现自己使用多年的商标早已被他人注册时,你该如何应对呢?

在先使用商标被他人注册,根据不同的情形有不同的应对措施,以下将围绕4种不同的情形进行说明。

 

情形一:商标注册人与商标在先使用人具有特定关系

该种情形常被称之为“熟人作案”,商标注册人与商标使用人之间存在一定的关系,注册人明确知道使用人在先使用该商标,没有进行商标注册,于是对该商标进行了抢注。对于该类型的商标应对措施为:对初审商标提异议,对注册商标提无效。

法律依据:《商标法》第十五条,未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。

就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。

 

根据实践的经验总结,想要成功将案件拿下,那么你所提出的证据需要满足以下条件:

1)他人商标在系争商标申请之前已经使用(无需证明商标通过使用具有了一定影响);

2)系争商标注册申请人与商标在先使用人存在合同、业务往来关系或者其他关系,因该特定关系注册申请人明知他人商标的存在;

3)系争商标指定使用在与他人在先使用商标相同或者类似的商品/服务上;

4)系争商标与他人在先使用商标相同或者近似。

在注册商标无效宣告案件中,商标在先使用人或者利害关系人应当自系争商标注册之日起5年内提出无效宣告申请。上述条件缺一不可,如果所提交的证据能完美涵盖上述所有条件,那么就有极大的可能获得案件的成功。

 


情形二:在先使用人的商标具有一定影响力,抢注人使用了不正当手段

该种情形说明使用人的商标已经投入了大量的使用,在市场上具有了较强的影响力,但是由于商标意识不强,未进行商标注册,被他人进行了抢注,从而影响了自身的品牌发展。对该类型的商标应对措施和情形一相同:对初审商标提异议,对注册商标提无效。

法律依据:《商标法》第三十二条,申请商标注册……,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

针对该类型的案件,所提供的证据必须满足下面四个条件:

1)他人商标在系争商标申请日之前已经在先使用并有一定影响

2)系争商标与他人商标相同或者近似;

3)系争商标所指定的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上相同或者类似;

4)系争商标申请人采取了不正当手段

那么可能有人要提出疑问了,上述的一二三点都还比较好理解,关于第四点的不正当手段该如何理解呢,怎么才能认定申请人采取了不正当手段呢?判定系争商标申请是否采取不正当手段,可综合考虑下列因素:

1)系争商标申请人与在先使用人曾有贸易往来或合作关系;

2)系争商标申请人与在先商标使用人共处相同地域或者双方商品/服务有相同的销售渠道和地域范围;

3)系争商标申请人与在先使用人曾发生过其他纠纷,可知晓在先使用人商标;

4)系争商标申请人与在先使用人曾有内部人员往来关系;

5)系争商标申请人具有以牟取不正当利益为目的,利用在先使用人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣传,胁迫在先使用人与其进行贸易合作,向在先使用人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为;

6)他人商标具有较强独创性,系争商标与之高度近似;

7)其他可以认定为不正当手段的情形。

通过比较情形一认定存在特定关系的条件会发现与认定不正当手段的条件是存在一定的重合度的,在符合条件的情况下,可以将两条法条同时适用,还能有效的提高案件的成功率。

 


情形三:在先使用商标具有一定影响力,注册商标正当注册

在商标资源有限,而商标申请数量激增的情形下,稍微有点寓意的名称都可能被人拿去进行商标注册,所以不同的人想到同一商标名称的情形还是比较常见的。那么在不能在先注册人恶意的情形下,该如何进行应对呢?在注册商标权利稳定的同时,在先使用商标已经具有一定的影响,其应对措施为:可以在原有的范围内继续使用。

法律依据:《商标法》第五十九条第三款, 商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。

需要满足下列条件,才可以在原有范围内使用:

1)在先使用商标与系争商标使用相同或近似的商品/服务上;

2)他人在注册商标“申请日”之前存在在先使用商标的行为;

3)该在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为;

4)该在先使用的商标应具有一定影响。

 即便在原有范围内使用,仍受到一定的限制条件:

1)使用的主体仅限于在先使用人本人及在先已获授权许可的被许可使用人;

2)商标注册人可以要求在先使用人附加适当区别标识。

显而易见,注册商标的优势是明显的,未注册商标哪怕投入再多的使用,其权利也很难得到有效的维护。

情形四:在先使用商标无影响力,注册商标正当注册

该类型的商标是最难处理的,既然商标无影响力,推断其投入的人力、物力、财力应处于可控的阶段,及时撤退,其损失也是可以承担的,为避免更大的损失,避免后续的法律纠纷,该类情形的应对措施为:尽早更换商标名称,防止侵权。

 

虽然讲解了各类针对在先注册商标的应对情形,但说一千道一万,提早进行商标布局才是王道,才是企业品牌发展的健康之路。

(编辑:商标事业部 牟裕)

 

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